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미국 특허변호사는 한국과 다르다 – 대한변리사회
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구성원 소개 — Park & Associates IP Law, P.C.
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구성원 소개
한인 변호사 및 변리사
박현종 특허변호사 (대표)
Min Song 특허변호사 (미국)
박소진 변호사 (한국 및 미국)
박찬욱 변리사 (미국)
미국계 변호사 및 변리사
기술 고문
심훈 박사 (Ph D)
한국인 | “미국서 한국기업 위해 일하는 특허변호사 보람” < 피플 < 기사본문 - 히트뉴스
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Topic: 특허변호사 (patent attorney) 연봉 생각보다 낮아요 | WorkingUS.com
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미국특허로펌 – Caldwell Intellectual Property Law
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미국 특허변호사는 한국과 다르다
특허침해에 관한 변리사의 민사소송 공동대리 허용을 골자로 한 변리사법 개정을 위한 국회 공청회가 초미의 관심사다.
17대 국회부터 관련 법안이 5번이나 발의됐지만 번번이 국회 문턱을 넘지 못하고 폐기돼 조만간 열릴 공청회에 거는 기대감은 남다르다. 변리사 소송대리와 관련한 국회 공청회는 이번이 처음이다.
선진국은 변리사의 소송대리를 이미 인정했거나 인정하는 추세다. 우리가 법체계를 많이 도입한 일본은 이미 2002년 법을 개정해 변리사의 공동 소송대리를 허용했다.
일본변리사회가 주관하는 연수를 수료하고 특허청 소관시험에 합격하면 변리사도 소송에 참가한다. 당시 일본변호사회는 법개정 배경으로 그동안 시민들의 법률서비스 요구에 무심했기 때문으로 자인했다.
중국에선 변리사(중국명 전리사)가 공동대리뿐만 아니라 단독으로 소송대리를 할 수 있도록 법에 명시돼 있다. 소송 당사자의 의견을 중시한다는 기조 아래 변리사에게 소송대리의 문호가 훨씬 더 열려 있는 셈이다.
영국도 2007년 사법제도를 대폭 개편하면서 변리사들에게 지식재산권 침해 소송대리를 허용했다. 법률서비스 경쟁력과 소비자 선택권을 높여야 한다는 여론을 수렴한 결과다.
유럽통합특허법원(UPC) 출범도 변리사의 소송대리권 허용에 발맞추고 있다. 지난달 독일헌법재판소에 신청한 유럽통합법원 가입중지에 관한 독일 정부의 헌법소원 가처분 신청이 기각돼 UPC 설립이 속도를 낼 전망이다.
유럽연합(EU)은 앞서 유럽특허법원이 출범하면 유럽특허청 관할 변리사에게 소송대리권을 인정키로 한 바 있다. 변호사들의 반발에도 산업계의 강한 요구에 눈 감을 수 없었다.
현재 독일은 변리사가 별도로 침해소송 대리권을 갖고 있진 않다. 하지만 소송 당사자의 요청이 있으면 변리사가 소송에 참가하고 법정진술도 가능하다.
쟁점은 미국이다. 미국은 소송대리에 특허변호사(Patent Attrony)라는 제도가 운용된다. 미국의 특허변호사는 특허대리인(Patent Agent) 자격증과 변호사 자격증 둘 다 가진 사람을 말한다.
특허대리인으로 통하는 특허 에이전트는 미국 특허청에 특허를 대리하는 관련 법률과 과학기술 전문성을 입증받은 사람이다. 미국 특허변호사는 변호사 자격증 획득 후 시험 없이 변리사로 등록해 실무연수만 받은 한국 변호사와는 차원이 다르다.
특허변호사 개념이 한국에서 처음 태동된 것은 2013년 국가지식재산위원회(이하 지재위)에서 의결되면서다. 이 지재위 첫 작품이 변리사 등록 변호사를 소위 `한국형 특허변호사`로 상정하는 것이었다.
실상을 제대로 모르면 한국의 변리사 등록 변호사를 미국의 특허변호사, 한국 변리사는 미국 특허대리인과 동일하다고 생각하기 딱 좋은 표현이다.
변리사를 특허에이전트로 묶고 특허와 법률 전문가를 특허변호사로 국한하려는 의도다. 이 시도는 변리사의 반발 속에 무산됐다.
한미 FTA 영문 부속서에는 한국 변리사를 ‘byeon-ri-sa(korean-licensed patent attorney )’로 정의한다. 오히려 변리사에게 특허변호사인 ‘Patent Attorney’라는 명칭을 부여한다.
미국에선 특허변호사가 특허 침해 관련 민사소송을 대리한다는 한국 변호사들의 논거는 전형적인 침소봉대이자 견강부회다. 전혀 다른 미국의 특허변호사 제도를 가져와 변리사의 소송대리권 불가 논리를 펼친다.
일반인들에게 특허변호사라 명칭은 마치 특허에 정통한 변호사라는 이미지로 비쳐진다. 이공계 출신으로 특허에 정통한 지식과 자격을 갖고 법률 처리능력까지 갖춘 변호사라는 착각을 불러일으킨다.
이번 공청회에서 외국의 변리사 소송대리 허용 사례와 제도를 세밀하게 제시해 법개정을 이루도록 해야 한다.
구성원 소개 — Park & Associates IP Law, P.C.
당소의 대표인 박현종 특허변호사는 미국 특허 및 상표 전문변호사로서 한국의 삼성그룹에서 국제특허전문가 및 부서장으로 약 15년간 특허 및 상표등 지적재산권 분야에 대한 실무를 하였고, 국제적으로 지적재산권 전문 로스쿨로 명성이 있는 Franklin Pierce Law Center (현 University of New Hampshire School of Law) 에서 1998년 지적재산권 법학석사(Master of Intellectual Property) 및 법학박사(J.D.) 학위를 받았음. 이어서 미국 뉴욕주의 변호사 시험(New York Bar)을 통과하여 변호사자격을 획득하였으며 미국 특허상표청의 변리사시험(Patent Bar)를 통과하여, 1999년부터 뉴욕주 등록 변호사 및 미국 특허상표청 등록 특허변호사(Patent Attorney Registration No. 59,093)로서 미국 뉴욕주, 커네티컷주의 지적재산권 전문로펌에서 특허/상표법 전문변호사로 15년 이상 활발하게 활동해 왔음.
주된 업무분야는 특허/상표 출원, 심사대응 및 등록 관리 (Patent and trademark prosecution) 및 특허/상표 관련 각종 조사 (investigations), 법률 및 분쟁대응 자문 (counseling) 및 의견서 작성 (Patent and trademark related legal opinions, including patentability opinions, patent and trademark validity opinions, infringement/non-infringement opinions), 특허/상표관련 계약 검토 및 지원(Patent and trademark licensing)등 임. 특허분야 실무로는 각종 기계 및 장치, 자동차 부품 및 구동장치, 항공기 및 엔진, 전자제품 및 부품, 카메라 및 광응용 제품, 반도체 및 리드 프레임, 반도체 제조장비 및 공정, 각종 제조공정 (화학공정 포함), 각종 소재, 소프트웨어 관련 분야등에 대한 특허출원, 심사대응, 법률자문 및 의견서 작성등을 전문적으로 수행해 왔음.
박변호사는 부산대학교 기계설계학과를 졸업하였으며, 과거 약 30년에 걸쳐 한국 및 미국에서 특허 및 상표실무, 특허등 지식재산권 이전 및 라이센싱 업무, 특허분쟁 대응 및 협상업무등을 전문적으로 수행하여 특허/상표/지식재산권에 관련된 실무경험이 깊고 관련지식이 해박함. 또한 미국의 저명한 지적재산권법 전문 로스쿨에서 미국 및 한국등 국내외 지식재산권법제도를 심도있게 연구한 실적이 있어 이론과 실무면에서 국제적인 지식재산권 전문가임. 또한 이를 바탕으로 대기업뿐만 아니라 중소기업, 연구소 및 개인고객들의 니즈를 잘 파악하고 그에 맞는 맞춤형 법률서비스를 제공하고 있음. 박변호사는 한국어(모국어)와 영어를 완벽하게 구사하며, 일본어 독해 및 이해가 가능함.
한국인 | “미국서 한국기업 위해 일하는 특허변호사 보람”
릴레이 기획 글로벌 무대의 한국인 한국의 제약바이오 산업은 ‘K-제약바이오’라는 별칭이 어색하지 않을 정도까지 왔다. ‘사람’이 제약바이오 발전과 변화의 핵심이라는 점은 누구도 부인하지 못한다. 가야할 길은 멀고 넘어야 할 벽은 여전히 높다. 사람을 빼면 K-제약바이오의 미래는 없다. 글로벌 무대에 선 한국인들을 주목하는 이유다. 한국 땅을 벗어나 열심히 뛰고 있다는 사실 만으로도, 그들은 K-제약바이오의 든든한 자산이다.
<2> 박현석 미국 특허 변호사 (Sughrue Mion, PLLC)
한국 제주도에서 열린 ‘인터비즈 바이오 파트너링 & 투자포럼’ 에 참석한 박현석 변호사.
63년 역사의 미국 특허분야 전문로펌 슈그루 마이온(Sughrue Mion, PLLC)의 박현석 미국 특허변호사. 2021년 IPO에 도전하는 디앤디파마텍 양원석 이사의 추천으로 그를 랜선 인터뷰했다. 변리사로 3년간 한국에서 실무를 익혔던 박 변호사는 2010년 미국으로 건너가 특허분야 전문 변호사가 됐고, 2021년부터는 슈그루 마이온의 파트너 변호사로 일한다. 미국시장에 진출하려는 세계 각국 기업들의 다양한 의뢰를 소화하고 있다는 그는 특허 비용을 투자로 보는 인식을 넘어 사업의 필수요소라는 생각으로까지 발전해야 한다고 한국기업에 조언한다. 2021년을 더욱 기대한다는 그를 히트뉴스가 랜선으로 만났다.
단순한 질문부터 할게요. 미국 특허변호사라고 자신을 소개하셨죠? 어떤 일 하세요?
“특허업무를 전문적으로 취급하는 미국 변호사라고 생각하시면 되요. 발명을 특허명세서에 담아내고, 특허청 심사과정을 거쳐 특허권으로 만드는 일, 이렇게 만들어진 특허를 바탕으로 타인의 무단 실시행위를 방지하도록 소를 제기 하거나, 제기된 소를 방어 하는 일, 그리고 특허 라이센싱 업무를 하고 있습니다. 물론, 미국 변호사이기 때문에 미국 특허를 대상으로 하고 있고요.”
올해부터 미국 워싱턴D.C 소재 슈그루 마이온이라는 로펌의 파트너 변호사가 되셨는데요.
“미국에 처음 발을 디딘 2010년이 떠오르네요. 생화학 박사인 아내가 2010년 보스턴 하버드대학병원의 죠슬린당뇨병센터로 박사후연수과정(Postdoc)을 오게 됐어요. 저도 이때 지적재산권법 분야에 특화된 뉴햄프셔대학교 법과대학 (프랭클린 피어스)에 진학했는데 이와 같은 결심을 하게 된 것은 아내 덕분이었죠. 슈그루 마이온은 2013년 로스쿨을 졸업하고 간 첫 직장입니다. 여기서 소속 변호사(Associate attorney)로 만 7년을 근무하고 2021년 1월 1일부터 파트너 변호사가 됐어요. 로펌 업무가 치열하다보니, 2013년 함께 입사한 동기변호사가 저를 포함해 6명이었는데, 어느새 저만 남아 있더라고요. 파트너 변호사로서의 책임과 도전의 무게가 더해진 만큼 새해 더 열심히 해야겠다고 다짐하고 있습니다.”
파트너 변호사 자격이니까, 슈그루 마이온을 홍보할 기회를 드려야겠지요?
“미국 수도 워싱턴 D.C에 있고 1957년 설립된 이후 지재권 분야를 집중적으로 개척해 온 로펌이에요. 특허발행수를 기준으로 볼 때 오랫동안 미국 2위를 유지하고 있고요. 이런 경험과 시스템을 바탕으로 최상의 프리미엄 특허법률 서비스를 제공하고 있다고 자부하고 있습니다. 특허분야에서 잘 알려져 있다 보니 다양한 회사들로부터 일을 의뢰받고 있어요. 미국은 전 세계 바이오 산업이 각축을 벌이는 곳이 잖아요? 의뢰들어오는 기업들의 국적이 정말 다양해요.”
다양한 회사들로부터 특허관련 의뢰를 받다 보면, 자연스럽게 제약바이오 분야 특허의 글로벌 트렌드를 읽을 수 있을 것 같아요. 2021년 이후의 경향성에 대해 힌트를 주신다면?
“다들 예상하겠지만 코로나 백신 및 치료제 관련 특허출원이 눈에 띄게 늘어난게 사실입니다. 전 세계인을 대상으로 하기에 시장규모가 크고 관심이 집중되어 있는 만큼 이러한 경향은 당분간 지속되지 않을까 싶습니다.”
박현석 미국 특허변호사.
한국 변리사 시험에는 2006년 합격하셨어요. 석박사 공부를 계속하거나 일반회사 취업을 생각할 수도 있었을텐데, 변리사가 되겠다고 결심한 이유가 있나요?
“저는 원래 수학이나 물리학을 좋아했어요. 제가 생명공학을 전공하게 된 건 고등학교 3학년 담임이셨던 이윤우 선생님(서울 영동고등학교) 영향이 컸습니다. 선생님께서 담당하신 과목이 생물이었거든요. 덕분에 고려대 생명유전공학부에 들어갔는데, 바이오 분야 특성상 학부 졸업으로 전공을 살려 취업하기는 어렵고, 박사까지 마치기엔 시간이 너무 오래 걸려 고민이 많았어요. 이때 변리사라는 직업을 알게 됐는데, 이거다 했어요. 전공에 법학지식을 더해 기업의 자산이 되는 특허를 만들어낸다는 점이 매력적이었거든요.”
변리사가 되시고 3년 정도 한국에서 일하셨어요. 3년이면 실무에 익숙해지는 시점이잖아요? 아내와 함께 였지만 미국행 쉽지 않으셨을텐데요.
“한국에서 2007년 1월부터 2010년 7월까지 변리사로 특허법인에 근무하면서 제약바이오 분야 특허출원, 심사, 심판, 소송, 기술이전 등 업무를 다양하게 경험했어요. 그런데 업무를 의뢰하는 기업의 제1 관심은 미국시장에 있다는 점을 알고 놀랐어요. 자연스럽게 미국 특허실무에 관심을 가지고 공부했지만, 간접경험이라 한계를 많이 느꼈죠. 마침 아내가 미국에서의 박사후연수과정을 준비하고 있어서 큰 고민없이 미국행을 결정할 수 있었던 것 같아요”
파트너 변호사로 첫 발을 떼게 됐어요. 미국 특허변호사 박현석의 장점은 무엇입니까?
“다양한 국적의 기업들과 일을 하지만, 한국 기업들과 업무를 할 때 아무래도 시너지 효과가 있는 것 같아요. 한국 변리사로서 한국에서의 업무경험과 미국에서 특허변호사로의 경험을 갖고 있기 때문에 한국 기업의 일을 미국 특허실무에 맞게 처리할 수 있다는 것이 가장 큰 메리트인 것 같습니다. 한국어 소통이 가능하기 때문에 의사소통으로 인한 문제들을 원천 차단할 수 있는 점도 장점이 아닐까 싶습니다.”
미국은 바이오 시장의 격전지라고 하셨잖아요. 특허 분야만 따로 떼어 놓고 볼 때, 한국기업의 인식전환, 변화가 필요한 부분을 냉정하게 꼭 찍어 주세요.
“사실 제가 처음 특허업무를 시작한 2007년과 비교하면, 한국 바이오/제약 회사가 특허를 대하는 태도가 많이 달라졌어요. 예전에는 특허비용을 단순한 지출로 보았다면, 요즘은 자산창출을 위한 투자로 보는 인식이 강해졌습니다. 여기에 사업을 위한 필수요소라는 인식까지 더해져야 된다고 봐요. 사업화가 결정되고 나서야, 특허 출원시기를 놓친 것을 만회하고자 하거나, 특허 조사 없이 시장에 들어가 타사 특허 때문에 지장이 생기는 경우를 보면 안타깝습니다. 특허가 사업을 위한 필수요소라는 인식을 가지게 되면 이런 문제는 자연스럽게 해결될 텐데요.”
한국을 떠난지 10년 정도 되셨어요. 그 사이 한국의 제약바이오 산업도 많이 달라졌지요?
“그럼요. 그 동안은 한국의 뛰어난 인재들이 국내에서 자리잡지 못하고 해외로 나오는 경우가 많았다면 최근에는 이런 인재들이 한국으로 돌아갈 수 있는 환경이 만들어지고 있다고 봐요. 글로벌 인재와 민간투자가 결합하는 미국과 달리 한국은 정부 주도의 투자에 민간투자가 힘을 보태면서 양적, 실적 성장을 이끌었다고 봅니다.”
업무차 한국에 자주 오시나요? 한국 출장에서는 주로 어떤 일을 하시나요?
“아무래도 한국 기업들과 일을 많이 하기 때문에, 업무 차 필요할 때마다 한국에 방문하고 있습니다. 미국에서 진행 중이거나, 차후 진행 될 업무를 논의하거나, 미국 특허실무를 강의하는 일정이 주를 이루게 됩니다. 장거리 출장인 만큼 많은 일정을 집중적으로 소화하게 되어서 체력적으로는 힘들지만, 고국에서의 시간이기에 행복함이 큽니다.”
특허전문 미국 변호사로서 목표, 그건 뭘까요?
“고객사의 기술이 내 손을 거쳐 특허로 탄생하고, 이 특허기술이 성공적으로 활용되는 사례를 많이 만들어내는 것이 특허변호사로서의 당연한 목표입니다. 아직 젊고 할 일도 많다고 저는 생각해요. 계속해서 도전할 겁니다. 히트뉴스 독자분들께서도 두려움 없이 도전하세요!”
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